Die durch das BGer vorliegend beurteilten markenrechtlichen Streitigkeit war Art. 4 MSchG, der Zeichen vom Markenschutz ausschliesst, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten als Marke eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Dieser besondere Schutz eines vorbestehenden Drittzeichens setzt voraus, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Markeninhaber einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht. Das BGer hält dazu fest:

Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht – ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe – auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden […]. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält […]. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht […]. Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht und der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat […]. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, beurteilt sich im internationalen Verhältnis nach dem Vertragsstatut […].

Vorliegend war fraglich, ob eine solche Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht“ bestand. Die Vorinstanz, das HGer SG, ging aufgrund mehrere Indizien von einer „engen Zusammenarbeit“ der Parteien aus, die eine vertragliche Loyalitätsverpflichtung begründen solle. Nach Auffassung des BGer reichen diese Punkte indes nicht aus, um auf eine vertragliche Loyalitätspflicht zu schliessen:

  • Aus Beteiligungen an juristischen Personen allein kann keine Loyalitätsverpflichtung abgeleitet werden.
  • Dass die Kläger die Markeninhaberin vor Jahren gegründet haben, erlaubt ebenfalls keine Aussage über den Inhalt allfälliger Vertragsbeziehungen.
  • Aus einer Absichtserklärung kann ferner gerade nicht auf eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, die über eine blosse Lieferantenbeziehung hinausreicht und die erforderliche Treuepflicht begründen würde.
David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.