Das Bundesgericht hatte im vorliegenden Entscheid die Frage zu beantworten, ob das als internationale Marke registrierte Zeichen „CAR-NET“ u.a. für Waren der Klasse 12 beschreibend ist. Das IGE hatte gestützt auf MSchG 2 lit. a eine teilweise, provisorische Schutzverweigerung erlassen, weil die relevanten Verbraucher (Durchschnittskonsumenten und Fachleute der Automobilbranche) „CAR-NET“ als direkten Hinweis auf Verwendungszweck und Verkaufsort der Waren verstehen. Das BVGer bestätigte die Auffassung des IGE.

Vor BGer griff VW (als Markeninhaberin) die Praxis an, wonach ein Zeichen für den gesamten Oberbegriff vom Markenschutz ausgeschlossen ist, wenn es nur für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen unzulässig ist.VW argumentierte, diese Praxis führe zum Resultat, dass eine Marke für eine bestimmte Ware nicht schützbar ist, wenn sie neben dieser Ware auch Schutz für einen Oberbegriff beansprucht; ohne diesen Schutzanspruch wäre sie für die konkrete Ware dagegen schützbar. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens in Bezug auf eine bestimmte Ware sei nicht davon abhängig, ob dasselbe Zeichen für einen gleichzeitig beanspruchten Oberbegriff beschreibend sei.

Das Bundesgericht bestätigt dagegen diese Praxis:

Wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist bei der Prüfung des Zeichens von sämtlichen denkbaren Waren und Dienstleistungen auszugehen, die unter den entsprechenden Oberbegriff subsumiert werden können […]. Erweist sich das Zeichen auch nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, als unzulässig, so ist es regelmässig für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen. Dies auch dann, wenn die Bezeichnung für andere Waren oder Dienstleistungen, die unter denselben Oberbegriff fallen, nicht unzulässig sein sollte. Ansonsten wäre es möglich, ein für eine bestimmte Ware bzw. Dienstleistung bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass für einen möglichst weit gefassten Oberbegriff der Schutz beansprucht wird […].

Das Bundesgericht zitiert dabei die Kommentierung von Willi, wonach dieser Praxis zumindest dann zuzustimmen sei, wenn die beschreibende Natur Produkte beschreibend ist, die für den Oberbegriff charakteristisch sind.

Im Anschluss daran hält das Bundesgericht fest, „Autos und Automobile“ seien charakteristisch für den Oberbegriff „Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande“ in Klasse 12; und das Zeichen „CAR-NET“ sei dafür beschreibend (das war nicht bestritten). Folglich war das Zeichen für die gesamten Unterbegriffe davon vom Schutz ausgeschlossen. Dazu gehören laut Vorinstanz u.a. Lastwagen, Wohnwagen, Anhänger und Sattelanhänger, Anhängerkupplungen für Fahrzeuge, Traktoren, Motorräder, Mopeds und Omnibusse. Dass diese Einordnung unrichtig sei, habe VW nicht hinreichend aufgezeigt.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.