Das vorliegende Urteil erging in einer Auseinandersetzung zwischen dem Von-Roll-Konzerm (hier „Von Roll 1“) einerseits und der Inhaberin daraus abgespaltener Gesellschaften andererseits (hier „Von Roll 2“); wobei beide Parteien im vereinbarten Umfang berechtigt sind, Zeichen mit dem Bestandteil „Von Roll“ zu verwenden. Von Roll 2 stand insbesondere auch der Zusatz „hydro“ zu, und Von Roll 2 ist auch Inhaberin der prioritätsälteren Marke „VON ROLL HYDRO“. Von Roll 1 hatte später aber die die Firma „Von Roll Water Holding AG“ und die Marke „VON ROLL WATER“ eingetragen.

In dieser Sache hatte das BGer im Februar 2015 bereits einen Rückweisungsentscheid mit folgender Feststellung gefällt (4A_553/2014):

Zwar
trifft zu, dass sich diese Verwechslungsgefahr insofern nicht ohne
Weiteres nach markenrechtlichen Grundsätzen beurteilen lässt, als nach
Art. 14 des Kaufvertrags beide Gruppen den Bestandteil „Von Roll“
weiterhin benutzen dürfen, weshalb sich eine Verwechslungsgefahr aus den verwendeten Zusätzen ergeben muss. Dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr darüber hinaus nicht einmal an den kennzeichenrechtlichen Grundsätzen orientieren soll, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Strittig war hier erneut die Frage, ob zwischen den gegenüberstehenden Zeichen Verwechselbarkeit bestehe. Das OGer SO als Vorinstanz hatte dies bejaht.

Das BGer bestätigt dieses Ergebnis und wiederholt, dass die Verwechslungsgefahr vorliegend zunächst nach der Abgrenzungsvereinbarung zu beurteilen ist,  die Verwechslungsgefahr im diesem Rahmen aber nach kennzeichenrechtlichen Grundsätzen erfolge.

Die Vorinstanz hatte daher zu Recht gefordert, dass sich die von der ursprünglichen Von Roll verwendeten Zusätze deutlich von dem Zusatz „HYDRO“ unterscheiden. Das BGer wies ferner den Einwand der Von Roll 1 zurück, dass die Zusätze „Water“, „Aqua“ und „Hydro“ rein beschreibend sind; denn gerade diese rein kennzeichenrechtliche Sichtweise wurde durch die Abspaltungsvereinbarung ausgeschlossen.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.