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4A_330/2014: "THINK" nicht absolut freihaltebedürftig; keine Verwechslungsgefahr zwischen "THINK" und "THINK WEINBRENNER" bzw. "THINK OUTDOORS"

Der vorliegende Entscheid betrifft eine Streitigkeit zwischen Bata und der österreichischen Think Schuhwerk GmbH, Inhaberin der seit spät. 2007 international registrierten Wortmarken "THINK" (Klassen 18, 25 und 35) und der CH-Wortmarke "THINK OUTDOORS". Think Schuhwerk GmbH hatte Bata vor dem HGer AG u.a. auf Unterlassungin Anspruch genommen, weil Bata Schuhe unter der Bezeichnung "THINK OUTDOORS" bzw. "THINK WEINBRENNER" vertreibt (zB hier).

Das HGer AG hatte die Unterlassungsklage gestützt auf die IR-Marke "THINK" weitgehend gutgeheissen, gleichzeitig aber die CH-Marke "THINK OUTDOORS" auf Widerklage hin nichtig erklärt. Bata gelangte mit Beschwerde ans BGer und verlangte Abweisung der Klage und (weiterhin) auch Nichtigerklärung des Schweizer Teils der IR-Marken. Das BGer heisst die Beschwerde teilweise gut.

Zunächst hält das BGer - wie zuvor das HGer - fest,  ein Fehlen einer gewerblichen oder Handelsniederlassung in Deutschland zum Zeitpunkt der Eintragung der IR-Marken in Deutschland könne keine Nichtigkeit begründen,weil die zulässigen Gründe für eine Schutzverweigerung sowohl nach MMA 5 I als auch nach MMP 5 I durch die Verweisung auf die PVÜ auf die in PVÜ 6quinquies lit. B genannten Gründe begrenzt sind. 

Ebenfalls wie das HGer sieht das BGer die Bezeichnung "THINK" sodann als nicht absolut freihaltebedürftig an:
Im Gegensatz etwa zu dem von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten englischen Personalpronomen “YOU”, das zum trivialsten Grundwortschatz gehört und als elementarster Ausdruck, der sich in seiner Bedeutung als persönliche Anrede nicht substituieren lässt, für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden muss [...], lässt sich der Ausdruck “THINK” durch andere Verben ersetzen. Ob der Verkehr auf die Verwendung dieses Zeichens angewiesen ist und damit ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, ist ausserdem nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen  [...]. Inwiefern “THINK” zur Bezeichnung von Leder- und Schuhwaren oder Bekleidungsstücken für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich sein soll, leuchtet nicht ein und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mit dem blossen Hinweis darauf aufgezeigt, dass im schweizerischen Markenregister bereits mehrere Marken mit dem Bestandteil “THINK” für Konsumgüter eingetragen worden sind.
Jedoch hat "THINK"als weit verbreitetes englisches Verb und damit als Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs nur einen engen Schutzumfang.

Anders als das HGer verneint das BGer jedoch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "THINK" und den Bezeichnungen, insbesondere weil "THINK OUTDOORS" als reklamehafte Anpreisung bzw. beschreibender Hinweis verstanden wird:
Die Wortkombination “THINK OUTDOORS” für sich betrachtet ist nicht unterscheidungskräftig, da sie im Zusammenhang mit Schuhwaren aufgrund ihres beschreibenden bzw. anpreisenden Charakters nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird [...]. Entsprechend ist dieser Bestandteil auch nicht geeignet, die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion zu beeinträchtigen [...].

[...]

Solange sich die Marke “THINK” dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen der beanspruchten Waren eingeprägt hat, was von der Vorinstanz nicht festgestellt wurde [...], versteht der Durchschnittskonsument von Schuhen die Bezeichnung "THINK OUTDOORS" entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht dahingehend, dass es sich dabei um Outdoor-Schuhe des Markeninhabers von "THINK" handelt, sondern fasst die Wortverbindung insgesamt als beschreibende bzw. anpreisende Aussage auf. .

[...]

Angesichts des beschreibenden bzw. anpreisenden Charakters von “THINK OUTDOORS” für Schuhwaren bleiben die übrigen Bestandteile in Form des Wortzeichens “WEINBRENNER” bzw. der stilisierten Tanne im Gedächtnis haften.
Das BGer hat die Sache sodann zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren nach UWG sowie des Begehrens um Auskunft und Rechnungslegung an die Vorinstanz zurückgewiesen.