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4A_528/2013: ePostSelect (fig.) nicht originär unterscheidungskräftig; BVGer hat originäre und derivative Unterscheidungskraft vermischt (amtl. Publ.)

Das BGer hat die Beschwerde gegen das Urteil des BVGer i.S. ePostSelect (betr. Eintragung der Marke Nr. 51077/2012 "ePostSelect (fig.)" mit dem Farbanspruch gelb, schwarz (im Eventualbegehren präzisiert als "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116 C/109U)") im vorliegenden Urteil gutgeheissen.

Nr. 51077/2012 "ePostSelect (fig.)"

Die schweizerische Post hatte diese Marke im März 2012 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 38 und 42 hinterlegt.

1. Das IGE hatte das Zeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Es werde als "exklusive elektronische Post" verstanden und sei damit beschreibend bzw. anpreisend. Die grafische Ausgestaltung und das Bildelement genügten nicht, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.

2. Das BVGer hob die Verfügung des IGE auf und wies das IGE an, die Marke ePostSelect (fig.) mit dem Farbanspruch "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" (gem. Eventualbegehren) Schutz für die beantragten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 38 und 42 zu gewähren. Die Präzisierung der Farbe (Eventualbegehren) und die Assoziation mit einem bestimmten Anbieter bestehender Produkte bewirke ausreichende Kennzeichnungskraft (vor allem diese Überlegung weist das BGer zurück; s. unten).

3. Das IGE brachte vor BGer vor, das strittige Zeichen sei auch mit dem Farbanspruch nicht originär unterscheidungskräftig. Das BGer folgt dieser Auffassung. Nach einer Übersicht über die Rechtsprechung des BGer zur Unterscheidungskraft hält das BGer v.a. Folgendes fest:
  • Die massgeblichen Verkehrskreise sind sowohl Durchschnittskonsumenten als auch Fachleute.  Der Ausdruck "ePostSelect" bedeutet "ausgewählte [im Sinne von exklusiv oder erlesen] oder eine Auswahl bietende [im Sinne eines Qualitätshinweises] elektronische Post/E-Mail". "Post" bedeutet im allg. Sprachgebrauch sowohl Postgut als auch das Unternehmen, das diese befördert. "ePost" bedeutet ohne Weiteres "elektronische Post" (dazu 4A.1/2005). "Select" hat insbesondere die Bedeutung von auserlesen, exklusiv, erlesen, also anpreisend. Dieser Begriff ist hier beschreibend. Die Post hatte vor BGer nicht substantiiert das Gegenteil dargelegt.
  • DIe grafische Ausgestaltung ohne den präzisierten Farbanspruch (d.h. noch "schwarz, gelb" führt nicht zur originären Unterscheidungskraft (keine originellen Gestaltungselemente, gelber Hintergrund als grafisches Beiwerk, übliche Schriftart, keine Relevanz der zusammenhängenden Schreibweise/Fettschrift/Gross- u. Kleinschreibung).
  • Der präzisierte Farbanspruch reicht - anders als gem. BVGer - ebenfalls nicht. Die Präzisierung macht das Zeichen nicht unterscheidungskräftiger; "Allein der Umstand, dass das Zeichen damit einzig mit einem bestimmten Gelbton geschützt ist und nicht in beliebigen Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb, ändert an der Wahrnehmung des Zeichens bei den massgeblichen Verkehrskreisen nichts und vermag den Gesamteindruck des Zeichens nicht in einer Weise zu beeinflussen"
  • Indem das BVGer die gedankliche Verbindung zwischen den bestehenden Produkten der Post und den für das strittigen Zeichen beabspruchten Produkten berücksichtigt hat, hat es die Voraussetzungen der originären mit jenen der derivativen Unterscheidungskraft vermischt:
    Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurde im vorliegenden Markeneintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung für die strittige Marke ePostSelect (fig.) nicht geltend gemacht bzw. kein Schutz des Zeichens als durchgesetzte Marke beantragt und steht demnach ein solcher aufgrund der Dispositionsmaxime hier nicht zur Diskussion.[...] Wie das Publikum den Farbton Gelb [...] infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt, hätte die Vorinstanz im Rahmen dieser abstrakten Beurteilung des Zeichens nicht berücksichtigen dürfen. Denn daraus könnte allenfalls einzig auf eine derivative Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens geschlossen werden. [...] Die Auffassung der Vorinstanz würde bedeuten, dass der Inhaber einer durchgesetzten Marke für weitere, nicht unterscheidungskräftige Zeichen Schutz beanspruchen könnte, ohne die Verkehrsdurchsetzung für das neue Zeichen nachweisen zu müssen. Dies lässt sich mit Art. 2 lit. a MSchG nicht vereinbaren.
  • Eine Verkehrsdurchsetzung war hier jedoch nicht geltend gemacht worden und stand daher nach der Dispositionsmaxime auch nicht zur Debatte.  
  • Es handelt sich hier nicht um einen Grenzfall, der dem Zivilrichter zu überlassen wäre.