Strittig war im vorliegenden Verfahren die markenrechtliche Schutzfähigkeit des Zeichens „YOU“.
Gestützt auf dieses Zeichen hatte der Markeninhaber gegenüber
Marionnaud ein Verbot der Verwendung der Marke „ONLY YOU“ angestrebt.
Auf Widerklage von Marionnaud hatte das Handelsgericht ZH jedoch die
Nichtigkeit der klägerischen Marken festgestellt.

Das BGer schützt dieses Urteil. Gemeingut i.S.v. MSchG 2 lit. a umfasst elementare Zeichen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und Freizeichen. Elementare Zeichen sind dabei Zeichen, die als im wirtschaftlichen
Verkehr unabdingbar und demzufolge freihaltebedürftig erachtet werden. Das trifft auf „YOU“ zu:

Beim englischen
Personalpronomen „YOU“ handelt es sich um ein elementares Wort der
englischen Umgangssprache
. Wie der Beschwerdeführer selber zugesteht,
gehört der Ausdruck „YOU“ zum trivialsten Grundwortschatz und ist in
seiner Bedeutung als Entsprechung des deutschen „du“/“ihr“/“Sie“ in der
Schweiz durchwegs bekannt. Als elementarster Ausdruck des allgemeinen
Sprachgebrauchs muss er für den ungehinderten Gebrauch im
Geschäftsverkehr freigehalten werden. Es muss insbesondere möglich sein,
ungehindert Marken mit dem Bestandteil „YOU“ zu bilden und gleiche
Waren und Dienstleistungen wie diejenigen, die der Beschwerdeführer für
seine Marken beansprucht, damit zu kennzeichnen. Ebenso ist die englisch
durchsetzte Werbesprache auf diesen Ausdruck angewiesen, der sich in
seiner Bedeutung als persönliche Anrede der potentiellen Konsumenten
nicht substituieren lässt. Dabei ist zu beachten, dass auch der Gebrauch
in der Werbung als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt […], den der Markeninhaber einem Dritten verbieten kann […]. Eine Monopolisierung des Ausdrucks
„YOU“ würde daher auch dessen Gebrauch in der Werbung beeinträchtigen. […]

Zwar würde der Schutz des Zeichens „YOU“ als
Marke die Verwendung des Ausdrucks „YOU“ als Bestandteil einer anderen Marke
nicht in jedem Fall verunmöglichen. Trotzdem würde dessen Verwendung in zahlreichen
Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert, weil jedesmal fraglich wäre,
ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend Abstand von den klägerischen
Marken erlangt wird, besonders bei Kurzmarken („2YOU“, „YOU TOO“, „LIKE YOU“,
„YOU & ME“). Das Argument der Behinderung des Wirtschaftsverkehrs durch Monopolisierung von „YOU“ war denn auch entscheidend für das Urteil:

 In einer solchen Sperrung oder Erschwerung der
Verwendung eines unentbehrlichen und nicht substituierbaren Ausdrucks
des Grundwortschatzes liegt eine übermässige Behinderung des
Geschäftsverkehrs
, die für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses
genügt […].
Das Freihaltebedürfnis für Elementarzeichen setzt nicht voraus, dass
bei Gewährung von Markenschutz dessen Verwendung als Bestandteil einer
Marke gänzlich ausgeschlossen ist. Ansonsten gäbe es diese Konstellation
von Freihaltebedürftigkeit überhaupt nicht mehr, weil beispielsweise
auch Elementarzeichen wie einzelne Buchstaben oder Zahlen stets zur
Bildung von Marken herangezogen werden können. Trotzdem wird an solchen
Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs,
der auf die Verwendung dieser Elementarzeichen angewiesen ist, ein
Freihaltebedürfnis bejaht […].

Den Konkurrenten stehen keine gleichbedeutenden Alternativen zur
Verfügung, um sich in der gerne verwendeten englischen Sprache in dieser
persönlichen Weise an die Abnehmer zu richten. Die grundsätzliche und
umfassende, auf den Adressaten bezogene Bedeutung des Ausdruckes „YOU“
lässt seine Monopolisierung jedenfalls in Alleinstellung als Wortmarke
nicht zu. Es muss auch den Konkurrenten möglich sein, die Konsumenten
gleicher Produkte unter Verwendung von „YOU“ anzusprechen. In diesem
Sinne handelt es sich bei „YOU“ um einen unentbehrlichen Ausdruck des
allgemeinen Sprachgebrauchs, der zur persönlichen Anrede des Abnehmers
benötigt und auch rege verwendet wird (vgl. nur die Erwähnung von
YOU-Marken in Erwägung 5.1 vorne). Er ist daher für den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten
.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.