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4A_619/2012: "YOU" ist wegen übermässiger Behinderung des Geschäftsverkehrs freihaltebedürftiges Elementarzeichen (amtl. Publ.)

Strittig war im vorliegenden Verfahren die markenrechtliche Schutzfähigkeit des Zeichens "YOU". Gestützt auf dieses Zeichen hatte der Markeninhaber gegenüber Marionnaud ein Verbot der Verwendung der Marke "ONLY YOU" angestrebt. Auf Widerklage von Marionnaud hatte das Handelsgericht ZH jedoch die Nichtigkeit der klägerischen Marken festgestellt.

Das BGer schützt dieses Urteil. Gemeingut i.S.v. MSchG 2 lit. a umfasst elementare Zeichen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und Freizeichen. Elementare Zeichen sind dabei Zeichen, die als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und demzufolge freihaltebedürftig erachtet werden. Das trifft auf "YOU" zu:
Beim englischen Personalpronomen "YOU" handelt es sich um ein elementares Wort der englischen Umgangssprache. Wie der Beschwerdeführer selber zugesteht, gehört der Ausdruck "YOU" zum trivialsten Grundwortschatz und ist in seiner Bedeutung als Entsprechung des deutschen "du"/"ihr"/"Sie" in der Schweiz durchwegs bekannt. Als elementarster Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs muss er für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden. Es muss insbesondere möglich sein, ungehindert Marken mit dem Bestandteil "YOU" zu bilden und gleiche Waren und Dienstleistungen wie diejenigen, die der Beschwerdeführer für seine Marken beansprucht, damit zu kennzeichnen. Ebenso ist die englisch durchsetzte Werbesprache auf diesen Ausdruck angewiesen, der sich in seiner Bedeutung als persönliche Anrede der potentiellen Konsumenten nicht substituieren lässt. Dabei ist zu beachten, dass auch der Gebrauch in der Werbung als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt [...], den der Markeninhaber einem Dritten verbieten kann [...]. Eine Monopolisierung des Ausdrucks "YOU" würde daher auch dessen Gebrauch in der Werbung beeinträchtigen. [...]
Zwar würde der Schutz des Zeichens "YOU" als Marke die Verwendung des Ausdrucks "YOU" als Bestandteil einer anderen Marke nicht in jedem Fall verunmöglichen. Trotzdem würde dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert, weil jedesmal fraglich wäre, ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend Abstand von den klägerischen Marken erlangt wird, besonders bei Kurzmarken ("2YOU", "YOU TOO", "LIKE YOU", "YOU & ME"). Das Argument der Behinderung des Wirtschaftsverkehrs durch Monopolisierung von "YOU" war denn auch entscheidend für das Urteil:
 In einer solchen Sperrung oder Erschwerung der Verwendung eines unentbehrlichen und nicht substituierbaren Ausdrucks des Grundwortschatzes liegt eine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs, die für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses genügt [...]. Das Freihaltebedürfnis für Elementarzeichen setzt nicht voraus, dass bei Gewährung von Markenschutz dessen Verwendung als Bestandteil einer Marke gänzlich ausgeschlossen ist. Ansonsten gäbe es diese Konstellation von Freihaltebedürftigkeit überhaupt nicht mehr, weil beispielsweise auch Elementarzeichen wie einzelne Buchstaben oder Zahlen stets zur Bildung von Marken herangezogen werden können. Trotzdem wird an solchen Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs, der auf die Verwendung dieser Elementarzeichen angewiesen ist, ein Freihaltebedürfnis bejaht [...].

Den Konkurrenten stehen keine gleichbedeutenden Alternativen zur Verfügung, um sich in der gerne verwendeten englischen Sprache in dieser persönlichen Weise an die Abnehmer zu richten. Die grundsätzliche und umfassende, auf den Adressaten bezogene Bedeutung des Ausdruckes "YOU" lässt seine Monopolisierung jedenfalls in Alleinstellung als Wortmarke nicht zu. Es muss auch den Konkurrenten möglich sein, die Konsumenten gleicher Produkte unter Verwendung von "YOU" anzusprechen. In diesem Sinne handelt es sich bei "YOU" um einen unentbehrlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs, der zur persönlichen Anrede des Abnehmers benötigt und auch rege verwendet wird (vgl. nur die Erwähnung von YOU-Marken in Erwägung 5.1 vorne). Er ist daher für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten.