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4A_20/2012: technische Notwendigkeit infolge höherer Herstellungskosten der Alternativformen; "Lego"

Das BGer bestätigt das Urteil des HGer ZH vom 23. November 2011, in dem dieses den Lego-Bausteinen Markenschutz verweigert hatte. Das HGer war nach einem ausführlichen Gutachterverfahren zum Ergebnis gelangt, die Form der Legobausteine sei technisch notwendig und daher nach MSchG 2 lit. b vom Markenschutz ausgeschlossen. Alternativformen seien alle wesentlich teurer herzustellen.

Das BGer hielt insbesondere fest, dass die höheren Herstellungskosten der Konkurrenz nicht zuzumuten sind, und zwar unabhängig vom sonstigen Kostengefüge:
3.2 Im Übrigen rechtfertigt sich bei der Beurteilung der Zumutbarkeit möglicher Alternativformen im Hinblick auf die wettbewerbliche Gleichbehandlung die Anwendung eines strengen Prüfungsmassstabs. Die mit der Einräumung einer Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des Markeninhabers soll nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden, sofern den Mitbewerbern dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil entsteht. Ist die Herstellung alternativer Formen mit Mehrkosten verbunden, so führt dies auch dann zur Unzumutbarkeit der entsprechenden Wahl einer anderen Warenform, wenn der feststellbare Unterschied gering ausfällt. Im Sinne der Gleichbehandlung im funktionierenden Wettbewerb ist den Konkurrenten eine gleichwertige Ausgangslage zu erhalten [...]. Lassen sich - wie vorliegend aufgrund einer Gerichtsexpertise - bei Alternativformen höhere Herstellungskosten feststellen, so ist diese Gleichbehandlung nicht gewährleistet und es ist für die Prüfung der technischen Notwendigkeit (Art. 2 lit. b MSchG) davon auszugehen, dass der Kostenunterschied geeignet ist, sich im Wettbewerb auszuwirken. Die festgestellten Kostenunterschiede im Sinne einer weiteren materiellen Voraussetzung zusätzlich noch darauf zu prüfen, ob sich diese unter Berücksichtigung des konkreten Konkurrenzverhältnisses, der erzielten Umsätze und Gewinnmargen dem Konkurrenten zumuten lassen (vgl. etwa den von der Beschwerdeführerin zitierten BGE 83 II 154 E. 3c S. 159), erscheint nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung im Wettbewerb fragwürdig, sondern würde auch zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen und wäre kaum justiziabel (vgl. bereits ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1983, S. 441 f.). Entsprechend wurde im Rückweisungsentscheid auch vorgegeben, bei der Beurteilung der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit von Alternativformen neben weiteren Kriterien darauf abzustellen, ob diese mit grösseren Herstellungskosten verbunden sind, und nicht etwa auf weitere Kosten (für Verpackung, Vertrieb etc.) oder auf Gewinnmargen unter Berücksichtigung von Endverkaufspreisen, auf die sich die Berechnungen in der Beschwerde stützen.

Da im Ubrigen die Feststellungen der Vorinstanz nicht willkürlich waren und das rechtliche Gehör von Lego nicht verletzt worden war, wies das BGer die Beschwerde von Lego ab.