Übersicht

4A_36/2012: Nespresso vs. MediaMarkt/Ethical Coffee Co.: nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil; technische Notwendigkeit

Die bekannten Nespresso-Kapseln werden nicht nur von Denner konkurriert -- dazu BGE 137 III 324 und unsere früheren Beiträge:
Auch MediaMarkt vertreibt (von Ethical Coffee Co. hergestellte) Kaffeekapseln, die mit dem Nespresso-System kompatibel sind (vgl. dazu die Berichterstattung der Presse). Nespresso hatte gegen ECC und MediaMarkt ein vorsorgliches Verbot des Verkaufs (etc.) dieser Kapseln erreicht. Dagegen gelangten ECC und MediaMarkt ans BGer.

Das BGer tritt auf die Beschwerde ein, weil ECC und MediaMarkt ein nicht leicht wiedergutzumachender, rechtlicher Nachteil i.S.v. BGG 93 I a drohte. Das provisorische Verbot könne nicht nur – anders als bei einem auf dem Markt bereits verankerten Unternehmen – zu einem finanziellen Schaden führen. Das Verbot, ein Produkt erst zu lancieren, könne die Beschwerdeführerinnen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung generell beeinträchtigen:
 En raison de l'interdiction qui lui a été signifiée, il est en effet limité de façon générale dans son développement économique par rapport à l'autre partie avec laquelle il est en concurrence; il risque ainsi, par rapport à celle-ci, de perdre des parts de marché. Dans ce contexte, on voit mal comment ce concurrent (les sociétés ECC) pourrait être indemnisé à l'issue de la procédure (notamment au moyen de dommages-intérêts), même si celle-ci devait lui être favorable […].
Aus dem gleichen Grund sind auch die Begründungsanforderungen mit Bezug auf den erforderlichen Nachteil niedriger:
En l'espèce, la motivation est toutefois fournie par les parties qui sont empêchées, suite aux mesures provisionnelles admises par l'autorité cantonale, de lancer leur produit sur le marché en raison d'un concurrent. Le préjudice irréparable résulte de cette situation particulière de concurrence et donc, en quelque sorte, de la nature de la cause (cf. supra consid. 1.3.1).
In der Sache hatte Nespresso das Massnahmebegehren auf ihre Formmarke für ihre Kapseln gestützt:
P-486889

Die Beschwerdeführerinnen haben dagegen eingewandt, diese Form mache das Wesen der Ware aus bzw. sei technisch notwendig und daher schutzunfähig i.S.v. MSchG 2 b.Im Massnahmeverfahren genügt dafür Glaubhaftmachung. Das KGer VD hatte die Frage der Schutzfähigkeit letztlich zu Unrecht gar nicht geprüft. Es war vielmehr davon ausgegangen, dass die Marke ja eingetragen sei, und ausserdem habe sie sich im Verkehr durchgesetzt.

Ersteres ist jedoch kein Argument, und Letzteres ist nur bei Gemeingut i.S.v. MSchG 2 a relevant, aber nicht bei MSchG 2 b, wie das BGer hier wiederholt. Der Einwand der Beschwerdeführerinnen wäre besonders deshalb sorgfältig zu prüfen gewesen, weil die Kapseln ursprünglich durch Patente geschützt waren, deren zeitliche Begrenzung nicht einfach dadurch umgangen werden dürfen, dass die Erfindung anschliessend durch eine Formmarke zeitlich unbegrenzt geschützt wird:
Le législateur entendait récompenser l'inventeur pour son activité novatrice en lui accordant le monopole de la commercialisation pendant une durée limitée à vingt ans; après l'expiration de ce délai, il a voulu que l'invention tombe dans le domaine public et que la libre concurrence puisse à nouveau jouer son rôle. Cette volonté du législateur ne saurait être éludée, lorsque l'invention se matérialise dans un objet, en faisant ensuite inscrire celui-ci comme une marque de forme en trois dimensions (art. 1 al. 2 LPM) avec cette conséquence que la protection d'une marque peut se renouveler indéfiniment de dix ans en dix ans (art. 10 al. 1 et 2 LPM). […] S'il n'est pas possible de fabriquer une capsule de forme différente pour la même utilisation (absence de forme alternative) ou si une autre forme présenterait des inconvénients empêchant une concurrence efficace, il faudrait en déduire que la protection de la capsule Nespresso comme marque est exclue par l'art. 2 let. b LPM.
Technisch notwendig ist eine bestimmte Form immer dann, wenn keine alternative Formgebung möglich ist, die ausserhalb des Schutzbereichs der fraglichen Form stünde. Es ist m.a.W. nicht erforderlich, dass überhaupt keine Alternative denkbar ist. Wenn eine Form ferner technisch notwendig ist, dann kann auch nicht auf dem Umweg über das UWG Schutz der Form erreicht werden; das UWG greift erst – aber immerhin – dann ein, wenn die Art und Weise des Gebrauchs der betreffenden Form aufgrund zusätzlicher Umstände unlauter ist.

Schliesslich hatte das KGer VD zu Unrecht darauf verzichtet, für die FragE. der technischen Notwendigkeit ein technisches Gutachten einzuhole. Damit hatte es entschieden "sans disposer d'aucun élément de preuve sérieux". Das BGer hebt den Entscheid des KGer VD deshalb auf.