Im Streit um die Formmarke von Kaffeekapseln zwischen Nespresso und Denner kam das Bundesgericht in dem Massnahmeentscheid 4A_178/20111 vom 28. Juni 2011 zu dem Schluss, dass das Handelsgericht St. Gallen bei seinem Entscheid über vorsorgliche Massnahmen das rechtliche Gehör verletzt habe. Aus diesem Grund wird die Streitsache zur Neubeurteilung zurückgewiesen. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, doch die Fachgruppe Handels-und Wirtschaftsrecht der Universität Zürich (hawi.uzh) hat den Entscheid in den HAWI-News vom 13. Juni 2011 zusammengefasst.

Das Bundesgericht verneint eine willkürliche Anwendung von Art. 2 lit. b MschG, erkennt aber auf eine Verletzung des rechtliches Gehörs der Beschwerdeführerinnen (Ziff. II):

Grund dafür ist, dass auf ihren Beweisantrag im Rahmen des provisorischen Verfahrens vom 4. März 2011 nicht eingegangen wurde. In diesem brachten die Beschwerdeführerinnen vor, dass auch anders geformte Kaffeekapseln in Nespresso-Maschinen verwendet werden könnten. Der Handelsgerichts- präsident des Kantons St. Gallen muss deshalb nachträglich ein Kurz- gutachten zum Beweisantrag einholen und erneut über das Vertriebsverbot entscheiden.

Nunmehr stellt sich die Frage, ob bis zum Vorliegen dieses Kurzgutachtens das Verkaufsverbot vom 10. Januar wieder auflebt, oder ob es beim Status quo bleibt (Ziff. III):

Da dem Dispositiv des Bundesgerichtsentscheides keine Angaben über ein sofortiges Verkaufsverbot zu entnehmen waren, entschied der Handelsgerichtspräsident am 30. Juni 20113, dass die schriftliche Begründung abzuwarten sei. Die Denner AG teilt am 1. Juli 2011 in einer Medienmitteilung mit, dass ohne die schriftliche Begründung des Bundesgerichtsentscheides kein Anlass bestehe, den Verkauf der Denner-Kapseln einzustellen. Deshalb werde der Verkauf bis zur schriftlichen Urteilsbegründung fortgesetzt.

Die Autorin Fanny Paucker zieht folgendes Fazit (Ziff. IV):

Der Entscheid konkretisiert die Anforderungen an die Überprüfung der technischen Notwendigkeit im Zusammenhang mit einem Verkaufsverbot im Massnahmeverfahren. Da ein Kurzgutachten gefordert ist, wird dem Markenschutz ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Zudem stellen sich Fragen der Rechtssicherheit.

Siehe auch die Medienmitteilung des Bundesgerichts und unsere bisherige Berichterstattung.

Juana Vasella

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RA Dr. Juana Vasella ist Habilitandin und Lehrbeauftragte an der Universität Luzern sowie Co-Direktorin der Kompetenzstelle für Logistik- und Transportrecht KOLT. Daneben ist sie als Konsulentin für MME Legal | Tax | Compliance tätig. Juana Vasella hat an der TU Dresden, der Universität Zürich und der Bucerius Law School als Wissenschaftliche Assistentin sowie bei CMS von Erlach Poncet AG als Junior Associate gearbeitet.