Die schriftliche Begründung des zur amtlichen Publikation vorgesehenen Urteils des BGer 4A_178/2011 in Sachen Nespresso (Nestlé vs. Denner) liegt vor. Wie bereits berichtet kassiert das BGer das Urteil des HGer SG wegen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs. Der Handelsgerichtspräsident SG hatte Denner AG (und Alice Allison AG) superprovisorisch verboten, ihre Kaffeekapseln zu vertreiben und zu bewerben. Dieses superprovisorische Vertriebsverbot wurde am 4. März 2011 aufgehoben. Dagegen war Nestlé ans BGer gelangt.

Das BGer verneint zunächst eine willkürliche Anwendung von MSchG 2 b:

„Die Beschwerdeführerinnen [sc. Nestlé] zeigen keinen markenrechtlichen Grundsatz auf, aus dem sich zweifelsfrei und ohne Weiteres ergeben würde, dass die technische Notwendigkeit nach Art. 2 lit. b MSchG im konkreten Fall in Bezug auf „Kaffee“, „portionierten Kaffee“, „Kapselkaffee“, jedoch keinesfalls „Kaffeekapseln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können“ zu beurteilen wäre. Zwar ist den Beschwerdeführerinnen zuzugestehen, dass es das Bundesgericht bisher grundsätzlich abgelehnt hat, die technische Notwendigkeit allein im Hinblick auf die Kompatibilität mit einem vorbestehenden System zu bejahen […]. Willkür liegt jedoch nicht bereits dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre.“

Jedoch wurde der Anspruch auf rechtliches Gehör doppelt verletzt:

  • Einerseits hatte die Vorinstanz aktenwidrig angenommen, Nestlé habe sich nicht zur Frage der Widerstandsfähigkeit der Kapseln geäussert. 
  • Andererseits hatte die Vorinstanz eine Beweisofferte von Nestlé zur Frage, ob Kapseln auch bei anderer Gestaltung in Nespresso-Maschinen passen, gegen Neslé ausgelegt; damit sei erstellt, dass Neslé selbst davon ausging, diese Frage sei unklar. Das ist nicht vertretbar. Das Recht, Beweisanträge zu stellen, folgt aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör, und es wäre unsorgfältig, tatsächliche Behauptungen nicht auch mit Beweisofferten zu verbinden. Es ist offensichtlich unhaltbar und verletzt den Gehörsanspruch, wenn die Vorinstanz die Tatsache, dass Nestlé zur strittigen Frage der Alternativformen eine Kurzexpertise beantragt hat, zu Ungunsten von Neslé auslegt und dann direkt auf die bestrittenen Parteibehauptungen von Denner abstellt.
David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.